El uso de marcas de los operadores mayoristas de productos petrolíferos por parte de los distribuidores minoristas en el Real Decreto 1085/2015
Maria Vilas / Fabrizio Miazzetto
El pasado 5 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes (en adelante el Real Decreto).
La norma tiene por objeto fomentar el uso de los biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte mediante la incorporación parcial al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2009/28 y 2015/1513 relativas a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y el fomento del uso de energía renovable procedente de fuentes renovables, siendo su finalidad alcanzar el objetivo europeo consistente en que las energías renovables supongan el 20% de la energía consumida para el año 2020.
En lo que a propiedad industrial se refiere, en su Disposición Adicional 3ª, la norma regula la posibilidad de que los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos independientes puedan acogerse al artículo 43.5 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (en adelante la Ley de Hidrocarburos), que establece la posibilidad de informar del origen del combustible que los titulares de dichas instalaciones comercializan regulando la información precisa que se debe ofrecer y las condiciones para el uso de las marcas de terceros.
Con esta disposición, se pretende alcanzar dos objetivos: a) que la información que se presente a los consumidores sobre el origen del combustible suministrado por las instalaciones de suministro al por menor sea veraz y fiel; b) proteger los derechos de marca de los operadores al por mayor y distribuidores al por menor que suministran a estaciones independientes.
En concreto, el referido precepto dispone:
“Disposición adicional tercera. Información sobre el origen del combustible en instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos independientes.
Según lo previsto en el artículo 43.5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, que no pertenezcan a la red de distribución de un operador al por mayor, podrán informar del origen del combustible que comercializan publicitando el operador mayorista o distribuidor del que adquieren el combustible. En este caso, deberán indicar obligatoriamente la fecha de adquisición, producto, cantidad en metros cúbicos y denominación social de todos los operadores al por mayor y distribuidores a los que se haya adquirido combustible, como mínimo, en los últimos sesenta días. Asimismo, podrán incorporar las marcas, logotipos u otros signos distintivos de dichos operadores y distribuidores, únicamente en aquellos casos en los que cuenten con la autorización previa y por escrito del titular de tales marcas, logotipos o signos distintivos”.
En virtud de lo anterior, la información obligatoria que se requiere a los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos para acogerse a la posibilidad de informar sobre el origen del combustible comercializado sería la siguiente:
- fecha de adquisición del producto,
- producto,
- cantidad de producto en metros cúbicos, y
- denominación social de todos los operadores y distribuidores de los que se haya adquirido combustible, como mínimo, en los últimos 60 días.
No obstante, tal y como se deduce del sentido literal del precepto y de la exposición de motivos del Real Decreto, el uso de las marcas y otros signos distintivos de terceros será posible únicamente si media la autorización previa y por escrito del titular de las marcas, de manera que la facultad para informar sobre el origen de los combustibles comercializados no supone habilitación alguna a los titulares de instalaciones de distribución independientes para poder hacer publicidad aprovechándose de la imagen de marca de un operador determinado sin que éste haya autorizado expresamente dicho aprovechamiento.
Lo anterior parece chocar con el contenido del artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas que establece ciertas limitaciones al ius prohibendi del titular marcario cuando el uso de signos ajenos resulte necesario para indicar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica…u otras características similares del producto o servicio prestado, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
Estos límites al derecho de la marca tienen su razón de ser en el deseo de encontrar un punto de equilibrio entre, por un lado la protección de los titulares de la marca y la protección de la función publicitaria de ésta, y por otro la protección del mercado y de los consumidores. Por este motivo, si bien como regla general se considera ilícito el empleo de marcas o signos ajenos con fines publicitarios, la jurisprudencia que interpreta el referido precepto o su análogo artículo 6.1 de la Directiva 89/104/CEE (artículo 14 de la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015), considera lícito el uso de marcas ajenas con finalidad descriptiva siempre que dicho uso resulte necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio propio y siempre que se adecue a los usos leales en el comercio.
En la conocida STJUE de 23 de febrero de 1999, C-63/97, “Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV”, el propietario de un taller mecánico independiente que llevaba a cabo reparaciones de automóviles BMW, indicaba en su publicidad que estaba «especializado en BMW». BMW alegaba que esta conducta no podía acogerse a la excepción del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva, y que, por tanto, debía considerarse como una violación del derecho exclusivo del que era titular. El Tribunal de Justicia en su resolución valoró la necesidad de proporcionar a los posibles clientes del taller la información más completa posible. En este sentido entendió que «si un comerciante independiente efectúa el mantenimiento y la reparación de automóviles BMW o si está realmente especializado en ello, esta información, en la práctica, no puede comunicársela a sus clientes sin usar la marca BMW». El Tribunal consideró, por tanto, que en este supuesto primaba la necesidad de ofrecer a los consumidores una información completa y adecuada sobre el destino del producto por encima de los derechos del titular marcario.
Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece las pautas necesarias para determinar cuándo un uso necesario de una marca ajena es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Así, en el caso enjuiciado por la STJUE de 17 de marzo de 2.005, C-228/03, “Gillette”, la compañía Gillette demandó a LA-Laboratories por vender hojas de afeitar recambiables incluyendo, en su envoltorio, la leyenda «esta cuchilla se adapta a todos los mangos Parason Flexor y Gillette Sensor» por entender que dicha mención llevaba a los consumidores a pensar que existía un vínculo entre la empresa y la demandada. En relación con el uso publicitario de una marca ajena, el TJCE estableció que debe permitirse siempre que sea necesario para proporcionar al público una información completa y comprensible sobre el destino del producto y siempre y cuando (i) esta información no pueda proporcionarse de otro modo, (ii) respete las obligaciones análogas a las de la publicidad comparativa, (iii), no de la impresión de que existe un vínculo comercial con el titular de la marca y (iv) no se presente el producto como una imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.
Aunque la literalidad de la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 1085/2015 parece excluir en todo caso la aplicación de las limitaciones que se encuentran amparadas por el artículo 37 de la Ley de Marcas – incluido el caso de que la marca ajena se utilice con fines meramente descriptivos – entendemos que ello no implica necesariamente una contradicción con dicha ley ni supone vulneración alguna de la jurisprudencia del TJCE sobre la materia.
En efecto, el legislador ha considerado que la información que pueden proporcionar los titulares de establecimientos de distribución al por menor (las gasolineras) “que no pertenezcan a la red de distribución de un operador al por mayor”, consiste en la mención de “la denominación social de todos los operadores al por mayor y distribuidores a los que se haya adquirido combustible”, entendiendo que se trata de información suficiente para proporcionar al público información relevante sobre el producto que se comercializa y excluyendo, por lo tanto, que las marcas ajenas constituyan un medio de información necesario para estos fines.
Dicho de otro modo, puesto que puede proporcionarse información completa y comprensible sobre las características del producto sin utilizar los logotipos ajenos (ej: informando acerca de la denominación social del operador mayorista) y teniendo en cuenta que en el sector relevante el uso de las marcas ajenas comunicaría inmediatamente la existencia de un vínculo comercial entre el establecimiento no autorizado y el titular de la marca, el uso de la marca ajena debe siempre prohibirse salvo que medie autorización expresa.
Obsérvese en todo caso que a diferencia del Proyecto de Real Decreto, la Disposición Adicional 3ª finalmente aprobada no hace ninguna referencia expresa a que el uso de las marcas de terceros deba ajustarse al cumplimiento de lo establecido en la Ley de marcas. Sin embargo, entendemos que dicha ley o, en su caso, la Ley de competencia desleal será en todo caso de aplicación en supuestos de uso no autorizado de un signo por su titular o en los casos de actos de confusión respecto al origen de los productos.
Igualmente, entendemos que por aplicación analógica del artículo 110 r) de la Ley de Hidrocarburos que hace referencia a la comercialización de hidrocarburos líquidos bajo una imagen de marca que no se corresponda con el auténtico origen e identidad de los mismos, la utilización de signos ajenos en la comercialización de biocarburantes que cause confusión respecto de su procedencia, deberá ser considerada una infracción grave y llevar aparejada una sanción de 60.101€ a 601.012 €.
El Real Decreto entró en vigor el 5 de diciembre de 2.015, esto es al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo los artículos 1 a 3, y la Disposición Adicional 1ª que lo hicieron el día 1 de enero de 2016. La Disposición Adicional 3ª objeto de este artículo y la disposición final segunda entraron en vigor el pasado 3 de febrero.